상표 출원 시 유의점

 

상표 출원 시 상품류는 제공하는 모든 상품과 서비스를 포괄하여 지정하는 것이 좋다.

 

예를 들어 화장품 기업의 경우 제 3류(화장품류) 외에 제 21류(화장도구), 제 44류(미용업), 제 41류(미용교육업) 등에도 상표를 등록하는 것을 고려해볼 수 있다. 

 

만일 한정된 상품류에만 상표를 등록해 놓았다가 이 같은 상표 등록의 헛점을 노린 제 3자가 조금이라도 관련이 있는 다른 상품류에 해당 상표를 등록하는 경우, 이로 인해 기업의 사업 확장이 저해되고, 되려 상표권 침해 피해배상을 요구받거나, 상표권 양도를 조건으로 거액을 요구받는 등의 피해 우려가 있다.

 

한편, 이 때 간과하기 쉬운 것이 제 35류 등 언뜻 제조 제품과 직접적인 연관이 없어 보일 수도 있는 서비스 분야인데 상표 출원 시에는 이러한 서비스류까지 포괄하여 상품류를 지정하는 것이 중요하다.

 

예를 들어, 전자기기 기업 C사가 ‘다라’라는 상표를 제 9류 전자기기로만 등록하고 제 35류에는 등록하지 않았다고 가정해보자. 

 

이 경우 제 35류 상표를 신청한 제 3자가 ‘다라’라는 온·오프라인 상점을 개점하는 것이 가능하다. 

 

해당 3자가 ‘다라’ 상표가 부착된 전자기기를 만들어 판매하는 것이 아닌 한, 이러한 행위는 C사의 상표권 침해에 해당되지 않는다. 하지만 소비자는 해당 상점에서 판매하고 있는 상품이 실제 C사에서 제조된 상품이라 오인 한 채 구매하게 될 가능성이 있다. 

 

즉, 이 제 3자가 소비자가 C사에 대해 갖고 있는 긍정적 이미지를 이용하여 이득을 취하는 상황이 벌어지는 것이다. 

 

한편, 만일 해당 제품에 문제가 발생했을 경우 소비자의 불만은 고스란히 원 ‘다라’ 브랜드로 향할 수 있고 이는 브랜드 가치를 훼손하는 결과를 초래할 수도 있다. 

 

따라서 만약 홍콩 소비자를 대상으로 상품을 온/오프라인으로 판매할 계획이 있고, 궁극적으로 예시에 나온 것 같은 유통업체를 상대로 피해보상금을 청구하고자 한다면 해당 상표를 35류에도 등록하는 것이 필요하겠다.

 

업계 핫 트랜드 – 콜라보레이션 진행 시 유의사항

지난 몇 년간 화장품 업계의 트랜드는 캐릭터나 패션 브랜드, 식품기업, 기관, 유명인 등 화장품 기업과 비화장품 기업 간의 협업을 통해 브랜드x브랜드, 브랜드xIP, 브랜드x유명인 등 콜라보레이션 제품을 출시하는 것이다.

 

이렇게 타 업종과 협력사업을 진행하는 경우, 사업 계약 시 금전적인 부분 외에도 관련자와 라이선스 대상과 범위에 대한 충분한 사전 논의를 거치고 해당 내용을 계약서에 명시하는 것이 중요하다.

 

예를 들어, 화장품 기업 D사가 캐릭터 기업 E사와 협업하여 E사의 캐릭터 ‘마바’를 활용한 화장품 제품을 출시한다고 가정해보자. 

 

D사-E사 간 계약서 상에는 라이선스 이용 지역과 관련한 내용이 누락되었고, 이에 큰 문제가 없을 거라고 생각한 D사는 한국에서 인기를 끈 ‘마바’ 협업 제품을 E사와 별도의 확인 없이 D사의 진출 타깃 지역인 홍콩에서도 판매하기로 결정한다. 

 

하지만 홍콩에서는 ‘마바’ 상표 사용에 대한 권한이 E사의 파트너사인 F사에 독점계약을 통해 일임되어 있었고, F사는 ‘마바’ 상표를 사용한 D사의 제품이 홍콩에서 유통되는 것에 대해 독점계약 위반을 주장, 이에 피해를 본 E사는 상표권 침해로 D사에 손해배상청구를 한다. 

 

예시를 들기 위해 다소 극단적인 상황을 상정하였으나 지재권 이용과 관련하여 사전에 충분한 고려를 하지 않을 경우 시너지를 모색하고자 했던 협업이 되려 이 같은 분쟁으로 이어질 수 있다.

 

따라서 IP를 활용한 협력사업 계약 시에는 계약 IP(특정 캐릭터만 사용할 것인지, 해당 캐릭터의 세계관에 등장하는 모든 캐릭터를 사용할 것인지 등), 계약 품목, 독점유무(계약기간 내 동일 IP를 사용한 동종 품목 제품 생산 금지 등), 사용 기간(계약 만료 시까지 

혹은 제품 유통기한 만료 시까지 등), 사용 지역(국내에서만, 글로벌 유통, 특정 국가 유통 등), 라이선스 제품의 품질관리, 로열티, 서브-라이선싱 여부와 같은 이용범위에 대해 다각적으로 검토하고 이를 명문화 하는 것이 중요하겠다.

 

 

시사점

 

지재권의 확보는 단순히 발생할 수 있는 분쟁 피해에 대비할 수 있도록 하는 것뿐만 아니라 바이어와 협상 시 브랜드 안정성을 증명한다는 부분에서 협상력에도 도움을 줄 수 있다. 

 

역으로 지재권이 적절히 확보되어 있지 않은 경우 바이어 측에서 분쟁 가능성을 위험성으로 제시하며 단가를 낮추거나 까다로운 조건을 추가하도록 시도할 수도 있다. 

 

한편, 지식재산권을 자산의 일종으로 인정하는 시대의 흐름 상 기 보유한 지재권에 대해서는 IP거래를 적극활용하여 라이선싱이나 판매 등을 꾀해볼 수도 있다.

 

물론 가능하다면 상표, 특허, 디자인 등 지재권의 종류를 막론하고 전 세계에 걸쳐 가능한 한 많은 권리를 모두 확보하는 것이 가장 바람직하겠으나, 이는 시간과 비용의 한계로 대부분의 기업들에게는 현실적이지 않은 방안일 것이다. 

 

다만 적절한 지재권의 확보만큼 침해에 대한 더 좋은 예방책이자 나아가 대응수단은 없다는 사실을 꼭 명심하여 브랜드 수립단계에서부터 지재권 확보에 관심을 기울여야겠다.